拒絶理由通知に記載されている拒絶理由の多くは進歩性(特許法29条2項)違反ですが、新規性(特許法29条1項各号)の要件を満たしてこそ進歩性の審査に進むので、新規性の要件を満たすことは非常に重要です。

チーたん
特許出願が拒絶されちゃったよ!拒絶理由通知には、特許法29条1項2号違反って書いてある。
特許法29条1項2号に規定されている「公然実施をされた発明」って一体何なの?
ふっくん
特許法審査基準によると、「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況、又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明を意味します。

「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況を言います。

「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることはできない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)を言います。

なお、その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、第29条1項1号の「公然知られた発明」に該当するので、同第2号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解されます。

チーたん
うちの会社は、新発明を搭載した新製品を特許出願前に販売しただけだよ。
「公然実施」に当たらないと思うのだけど・・・
ふっくん
具体的にはどのように販売したのですか?
チーたん
新製品は特許に係る発明が備える構成要件の全てを備えているんだ。でも、一部の構成要件については、その製品を破壊しなければ知ることができないし、そもそも「製品の分解・改造を禁止する」って製品に書いたよ。
ふっくん
ん~、それではだめでしょうね(^^;

先ほど説明したように、特許法29条1項2号にいう「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況で実施されることをいいます。
そして、物の発明の場合には、商品が不特定多数の人に販売され、外部から見ただけではわからなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解・分析することによって知ることが出来る場合も公然実施となると解すべきでしょう。
いくら「分解や改造をしないでください」と書かれていたとしても、購入者に分解を禁止する義務が発生するとは考えられません。

そもそも、販売した時点で、製品の所有権は購入者に移っています。
自分が購入した商品をどのように使用や処分するかは購入者の自由になるというのが通常の考え方でしょう

チーたん
う・・・、でも、特許出願前に善意の第三者が特許発明と同じ発明について事業をしていた場合に、その人に先使用権が認められるでしょ?

もし、先使用者の行為が「公然実施」に該当したら先使用権制度の意味がなくなると思うよ

ふっくん
新規性喪失の例外(特許法30条)と先使用権制度の趣旨を混同していますよ。
新規性喪失の例外規定は「特許を受ける権利を有する本人」の実施行為にしか適用されません。先使用権者は何の関係もありませんよ
チーたん
そ、そうか・・・。
じゃあ、諦めるしかないの?

ふっくん
残念ながらそうなりますね。
これからは、特許出願前に新発明を搭載した新製品を販売することなどしないように十分に気をつけてください

チーたん
はい・・・(T_T)

*今回の記事は知財高裁平成27年(行ケ)10069号「棒状ライト事件」を元にしています。