50条の２の通知とは

分割出願は特許査定後や拒絶査定後にもできます。だからといって無制限にできるかというとそうではありません。

チーたん

拒絶理由通知がきちゃった。減縮補正をして権利化を目指すつもりだけど、同時に分割出願をして減縮前の広い範囲で権利化をするぞ！

ふっくん

ちょっと待ってください。昔はそんなことができましたが、今はできませんよ。

チーたん

え、そうなの？

ふっくん

はい。審査官が特許出願について拒絶理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が原出願等についての拒絶理由と同一であるときは、その旨が併せて通知されます（50条の２）。
この規定の趣旨は、出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促すことにより、原出願等において既に拒絶理由通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにあります。

既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知

第五十条の二 　審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。）についての前条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

チーたん

そんなぁ～

ふっくん

チーたんのように、原出願とは違う判断がなされるかもしれないということを期待した分割出願や権利化の先延ばしのみを目的とする出願のように、出願人による検討や対応が不十分なままでなされる分割出願を抑えるためです。
分割制度の乱用防止を目的として導入されました。

チーたん

・・・（＾＾；
ぼくのした特許出願の請求項１に進歩性欠如の拒絶理由が来て、それに対して請求項１を削除する補正をしたんだ。同時に削除した請求項について分割出願をしただけなのだけど・・・

ふっくん

50条の２は、正にそういったことを抑制するために設けられた規定なのですよ。
分割出願の審査において原出願の拒絶理由が解消されていないと判断されれば50条の２の通知がされます。
さらに、最後の拒絶理由通知と同様に17条の２第3項～6項の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない補正は、却下の対象（53条）となります。

チーたん

50条の２の規定で気になるところがあるのだけど。かっこがきで「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。）」とあるけど、これはどういうこと？

ふっくん

これはレアなケースですね。一応説明いたしましょう。
たとえば、甲さんが分割出願をして分割出願について審査請求をした後に元の出願について拒絶理由通知がきたとします。この場合、分割出願について同じ拒絶理由が通知される場合でも、50条の２の通知はきません。
それから、さらにレアなケースですが、拒絶理由通知がきたので分割し、その後にその分割出願を第三者に譲渡等したとします。まだ出願公開がされていなければ、もとの出願の内容はその第三者にはわかりません。その状態で分割出願に拒絶理由通知がくるときは、50条の２の通知はきません。

チーたん

50条の２の通知への対策はある？

ふっくん

たとえば、原出願で受けた拒絶理由についてある程度の減縮補正を行った形で分割出願をするとよいでしょう。
または、原出願はそのままで、分割出願時にその他の請求項の見直しを図ることが考えられます。
あとは分割時に提出する上申書において説明をしておくとよいでしょう。

チーたん

なるほどー。
基本的には分割出願をするときには元の拒絶理由はどうにかしておかないといけないみたいね（＾＾；

ふっくん

その通りですよ！