補正と訂正は弁理士(試験受験生)にとって重要なところですが、条文が複雑に絡み合っていて難しい部分です。条文を比べて学びましょう。なお、わからないところがでてきたら、審査基準や審判便覧を参照するとよいですよ。
補正(17条の2第5項)
特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
17条の2第6項 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
訂正(126条及び134条の2)
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
126条7項 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
まず、「請求項の削除(17条の2第5項1号)」が訂正の時にありませんが、訂正の時に請求項の削除ができないというわけではなくて、「請求項の減縮」に「削除」が含まれているだけです。
さて、何が減縮に当たるのかという判断についてですが、以下のような場合は請求項の減縮に該当します。
択一的記載の要素の削除
構成要件の直列的付加
上位概念から下位概念への変更
多数項を引用している請求項の引用請求項数を減少
あとは、先ほど言った請求項の削除ですね。
それから訂正の請求の場合には、読み替えで「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。」とされているのでご注意ください。
たとえば、請求項2に無効審判が請求されている場合において、請求項1を訂正する場合には独立特許要件を見ますが、請求項1に無効審判が請求されている場合において、請求項1を訂正する場合には独立特許要件を見ません(134条の2第9項)
訂正審判の請求が訂正の要件を満たしているか否かを判断する場合には、5項、6項、7項の要件の判断の前に第1項の目的要件を満たしているかを見ます。
つまり、第1項の目的要件を満たしているものしか独立特許要件をみません。
補正や訂正って難しいと思ったけど、こうして比べてみるとわかりやすいね。
チーたんが訂正審判を請求しました。
以下の請求項のうち、独立特許要件が判断されるのはどれでしょうか。
なお、矢印の左が訂正前、右が訂正後です。
請求項1 Aを有する装置→ aを有する装置(特許請求の範囲の減縮)
請求項2 Bを有する請求項1記載の装置
請求項3 Cを有する装置→ C’を有する装置(誤記の訂正)
請求項4 Dを有する装置→ D’を有する装置(明瞭でない記載の釈明)
請求項5 Eを有する装置
請求項1と請求項3かな?
17条の2第5項違反は拒絶理由でも無効理由でもなく(49条、123条)、補正却下(53条)されるにすぎません。(審査の迅速性のためです)
では、126条1項但書違反はどうなるでしょうか?