補正訂正は弁理士(試験受験生)にとって重要なところですが、条文が複雑に絡み合っていて難しい部分です。条文を比べて学びましょう。なお、わからないところがでてきたら、審査基準や審判便覧を参照するとよいですよ。

チーたん
補正と訂正の勉強をしているのだけど17条の2第5項と126条1項但書が似ているのに微妙に違っていてわからなくなっちゃった。助けて~(ToT)
ふっくん
確かに分かりづらいところですよね。こんなときは面倒ですが条文を読み比べてみましょう。

補正(17条の2第5項)
特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二  特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三  誤記の訂正
四  明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
17条の2第6項  第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

訂正(126条及び134条の2)
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  特許請求の範囲の減縮
二  誤記又は誤訳の訂正
三  明瞭でない記載の釈明
四  他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
126条7項  第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

まず、「請求項の削除(17条の2第5項1号)」が訂正の時にありませんが、訂正の時に請求項の削除ができないというわけではなくて、「請求項の減縮」に「削除」が含まれているだけです。

チーたん
そ、そうだったの!?
ふっくん
そうなんです。単純ですけど知らないとはまってしまいそうなところですから気を付けてください。
ふっくん
それから訂正の時には「誤記または誤訳の訂正」となっていますが、補正の時には「誤記の訂正」ですのでご注意ください。
チーたん
「明瞭でない記載の釈明」についても補正の時には「(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)」というかっこ書きがあるね。
ふっくん
比べてみると、細かい違いが際立ちますよね。
チーたん
一番気になるのは「特許請求の範囲の減縮」だよ。
ふっくん
昔は「限定的減縮」という言葉を使っていました。法改正が頻繁に行われるんですよね。
さて、何が減縮に当たるのかという判断についてですが、以下のような場合は請求項の減縮に該当します。

択一的記載の要素の削除
構成要件の直列的付加
上位概念から下位概念への変更
多数項を引用している請求項の引用請求項数を減少

あとは、先ほど言った請求項の削除ですね。

チーたん
具体的にはどんなの?
ふっくん
たとえば、特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正があげられます。
チーたん
補正のときは「特許請求の範囲の減縮」のときだけ独立特許要件を見るんだよね?
ふっくん
そうです。それに対し、訂正の時には「誤記または誤訳の訂正」のときにも独立特許要件をみますよ。

それから訂正の請求の場合には、読み替えで「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。」とされているのでご注意ください。
たとえば、請求項2に無効審判が請求されている場合において、請求項1を訂正する場合には独立特許要件を見ますが、請求項1に無効審判が請求されている場合において、請求項1を訂正する場合には独立特許要件を見ません(134条の2第9項)

チーたん
というか、そもそも独立特許要件って何?w
ふっくん
文字通り、独立して特許を受けられるかどうかの要件ですよ。
訂正審判の請求が訂正の要件を満たしているか否かを判断する場合には、5項、6項、7項の要件の判断の前に第1項の目的要件を満たしているかを見ます。
つまり、第1項の目的要件を満たしているものしか独立特許要件をみません。
チーたん
そうなんだ。
補正や訂正って難しいと思ったけど、こうして比べてみるとわかりやすいね。
ふっくん
理解できたかどうか確認テストをしてみましょうか。

チーたんが訂正審判を請求しました。
以下の請求項のうち、独立特許要件が判断されるのはどれでしょうか。
なお、矢印の左が訂正前、右が訂正後です。
請求項1 Aを有する装置→ aを有する装置(特許請求の範囲の減縮)
請求項2 Bを有する請求項1記載の装置
請求項3 Cを有する装置→ C’を有する装置(誤記の訂正)
請求項4 Dを有する装置→ D’を有する装置(明瞭でない記載の釈明)
請求項5 Eを有する装置

チーたん
えっと・・・
請求項1と請求項3かな?
ふっくん
おしい!実は、この場合は請求項2も独立特許要件が判断されるのです。
チーたん
あ、「請求項1記載の~」と書いてあるからか。
ふっくん
そう。請求項1を引用しているからですね。 でも、私が話したことを条文レベルで理解できているようですね。これからも勉強頑張ってくださいね!

チーたん
うん。がんばる!

ふっくん
そんな頑張り屋さんのチーたんに私からの問題のプレゼントです!

17条の2第5項違反は拒絶理由でも無効理由でもなく(49条、123条)、補正却下(53条)されるにすぎません。(審査の迅速性のためです)
では、126条1項但書違反はどうなるでしょうか?

チーたん
えっと・・・??
ふっくん
答えはあえて言いません。ご自分で調べてみてくださいね!