意匠法においても補正をすることが出来ますが(60条の24)、その補正が要旨の変更だった場合、補正は却下されます。かかる場合に意匠登録出願人がとり得る措置は主に5つほどあります。
補正の却下
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
補正却下決定不服審判
第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
ただし、一定要件化、追完(47条2項)、延長(準特4条)が認められます。
なお、審判請求書の「請求の趣旨」の欄には、原決定の取り消しを求める旨の記載をし、「請求の理由」の欄には、却下された補正が要旨変更でないことを主張する記載をします。
補正却下不服審判を請求すると、審決が確定するまで審査が中止され(17条の2第4項)、審判長による方式心理(準特133条)、審判官合議体による適法性審理(準特135条)及び実体審理が行われます。その結果、認容審決が確定すると、その判断は審査官を拘束し(51条)、補正後の内容で審査が再開されます。
なお、棄却審決に対しては、審決取消訴訟を提起できます(59条)。
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4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
補正却下後の新出願とは、補正却下決定謄本送達の日から所定の期間内に、その補正後の意匠についてする新たな意匠登録出願をいいます(17条の3)。
補正却下決定に対しては承服しても、補正後の内容について登録を受けたい場合に、手続き補正書提出時に出願したものとみなされて審査される点で、補正後の内容で通常の出願をし直すよりも有利です(17条の3第1項)。
手続きは、新出願をするのと同時に、補正却下後の新出願の適用を受けたい旨の書面を提出します(17条の3第2項)。
補正後の意匠についての新出願
第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
これは、補正却下の決定を受けた出願とは別に、17条の3の規定の適用を受けることなく、補正後の内容について新たにする出願をいいます。
先ほどの「補正却下後の新出願」によれば、出願時の遡及効を得られることが出来ますが、もとの出願は取り下げ擬制されてしまいますよね。
でも、別出願をすれば、出願時の遡及効は得られませんが、元の出願と補正後の内容の出願を併存することができます。
時期的要件は特にありませんが、先願主義の下(9条)、急いで出願すべきですし、新規性を喪失している場合には、新規性喪失の例外の適用(4条)を受ける必要があります。
補正却下の決定によって出願は補正前の内容に戻るため、出願人は、その補正前の内容に基づいて、再度補正をすることができます(60条24)。
要旨変更と判断された補正を参考にして、要旨変更にならない範囲で補正をすべき点に注意してください。
補正前の内容に拒絶理由がなく、その内容で登録を受けても良いと考える場合には、補正却下の決定に対し、何ら手続きをせず、放置することにより、補正前の内容で登録を受けることができます。
ただし、補正前の内容に拒絶理由がある場合に放置すると、その拒絶理由によって拒絶査定(17条)を受けることとなるため、拒絶理由がある場合には放置すべきではありません。
権利化を希望しない場合には、出願の放棄や取り下げという措置をとることもできますけどね。
ぼくは、補正後の意匠で権利化したいけど、補正が要旨変更である旨の判断は覆せないだろうし、競合他社が出願している可能性が高いから、補正却下後の新出願(17条の3)をしようかな