わかってやっているときならまだしも、突然商標権侵害の警告状が届いたら心臓に悪いですよね。

特許権や商標権のような知的財産権は、「知らずに」同じものを使用しているだけでも侵害となってしまいます。

「法の無知はこれを許さず」が原則です。
平たく言うと、「ビジネスするなら知的財産権法は知っとけ!」ということです。

チーたん
うちで製造販売している商品について、知らない会社から商標権侵害だって警告状がきたよ!どうしよう?
あいぴー
うち、何も悪いことしてへんで!うちが考えた商品の名前や。他人の真似をして付けたわけやない!
ふっくん
真似をしようが真似をしまいが、商標権は同じ商標を同一又は類似の指定商品又はサービスに使う行為に対して使用を禁止させる力を持っています。
あいぴー
でも、うちは真面目に使ってきたんやで!どうにかならんの?
チーたん
こっちは何も悪いことしていないんだから、無視しちゃおうか?
ふっくん
それはダメです!本当に侵害していたらどうするんですか?損害賠償額を増大させることになりますよ!

まずは、警告書の内容をしっかり読んでください。警告者の主張が本当に正しいのか、商標権はきちんと存在しているのか、など当たり前ですがチェックしてください。
 
既に商標権が消滅していたり、全く似ていない指定商品・役務に使用しているのに警告をしてくることもありますから。

ふっくん
J-PlatPatでも商標の確認はできますが、特許庁から登録原簿を取り寄せて登録状況について確認しましょう。

登録原簿謄本には、商標権者の氏名や登録年月日の他、使用権、質権等が設定してある場合にはその権利が登録されています

単に出願中に過ぎない場合であっても、後に商標権が登録されると、金銭的請求権の対象となるので注意してください。

チーたん
警告をしてきた人は商標権者じゃないみたい
ふっくん
商標法についての誤解からか、商標権者でもないのに警告をしてくる人もいますよ。

ただの通常使用権者に差し止め請求権は認められていません。

 ただし、後日商標権者から改めて警告が来る可能性が高いので注意してください。

 弁理士か弁護士の代理人名で警告してきた場合には、相手は代理人費用を払ってまで警告しているわけですから、かなり本気です。
しっかり対応してください。

のろのろしていると相手の求める回答期限を過ぎてしまいますので、警告状を受け取ったら、とりあえず、受領した旨だけでも回答しておくといいかもしれません

チーたん
登録原簿を調べて、商標権が消滅していたり、権利者でないことがわかったら?
ふっくん
自社の行為は商標権侵害ではないと回答できます。

権利が消滅している場合には、差し止め請求は認められませんが、過去の侵害に対しては損害賠償請求の必要があるので注意してください。

 再度の警告を防ぐためにも、相手の権利が消滅しているのならこちらがその商標について出願して商標登録を受けておくというのもいいですね。

 商標自体は単なる選択物であり、誰でも出願出来るのですから、正当な行為ですよ。

あいぴー
うちの使っている商標と警告者の使っている商標は同じやないみたいやけど
ふっくん
商標権の効力は全く同一だけではなく、類似の範囲にも及びますから、ちょっとでも似ているかもしれないと思ったら、類似の判断を専門家に依頼したほうがいいでしょう。
あいぴー
指定商品「ダンボール」に商標「巨峰」が付してあったら、ぶどう農家が「巨峰」と書いてあるダンボールを使うと、明らかに商標権の侵害になるやろ?

ふっくん
一見、商標権の侵害に見えても、”商標の使用”ではないので、侵害にならない場合があります。

 例えば、巨峰(ぶどう)の業者に対して、指定商品「ダンボール」について商標「巨峰」を有している商標権者が商標権侵害だと主張しても認められません。巨峰業者の使用は”商標的使用”でない、つまり、ダンボールの中身についての品質表示に過ぎないからです。
 指定商品が「ぶどう」でない限り商標権の侵害にはなりませんよ。

 また、自分の氏名や会社名、その略称などを普通の方法で表示するのなら商標権侵害になりません。

たとえば、自社名が”株式会社プレステ”の場合に、自社の製造販売するゲーム関連製品に、小さく販売者:(株)プレステと表示することは、「家庭用ゲーム機器」である「プレイステーション」の商標の侵害にはなりません。

チーたん
相手の警告が妥当だと判断したら?
ふっくん
 商標的使用であると認められても、相手が3年以上商標を使用していないなら、不使用取消審判(商標法50条)を請求して商標権を消滅させてしまうことができます。

 ただし、この場合も、商標権が適法に存続していた期間があるので、その期間については損害賠償請求の対象になることに注意してください。

 相手の商標権に無効理由があると判断したら、無効審判を請求して商標権を消滅させることもできます。

 商標権が消えてしまえば損害賠償をする必要はありません。
 
 相手の商標登録出願前から自社の商標が有名になっていた場合には、先使用権が認められ、継続使用ができます。

チーたん
相手が商標をちゃんと継続して使っていて、無効理由も見つからなかったら?
ふっくん
商標の一部を改変して使用を続けるか、または交渉をして、ライセンス許諾を受けてもいいでしょう。
ライセンス料は払わなくてはいけませんが安心して使うことができます。
あいぴー
警告を受けると、こんなに確認せなあかんことがあるんやな
ふっくん
損害賠償を払うのも負担ですが、差し止め請求が認められると、販売しようと思っていた商品の廃棄や広告の廃棄、ホームページに表示されている商標表示の削除などをしなくてはなりません。

また、訴訟に対応していると、社員が対応に追われ、人件費と時間の無駄になります。

訴えられないように日頃から知的財産権には気を配るべきでしょう

あいぴー
これからは他者の商標を侵害しないように、ネーミング前にふっくんにチェックしてもらうわ
ふっくん
それがいいですね。病気になってから慌てるよりも、予防するのが一番です