現実の問題としてよりも(?)、弁理士試験問題として重要な特許法29条の2。

この規定は複雑で国際出願などが絡んでくると条文集を何度もめくることになります。

頭の体操にもなりますので、実際に図を書いてみてください。

経営者と知財担当者は、事業戦略と絡めて考えてみてください。

チーたん
この前特許出願をしたのだけど、実施例としては記載したのだけどクレームには記載しなかった発明があるんだ。

具体的に言うと、「物の発明」をして、実施例に「物の発明」と「物の製造方法」について記載したんだ。

物の製造方法の発明については特許権はいらないと思ってクレームに記載しなかったんだけど、競合会社がこの製造方法の発明について特許出願してその出願が特許登録されてしまったら困るから製造方法の発明についても特許を取ろうと思うんだ。

普通に特許出願しても大丈夫?

ふっくん
特許登録(特許法66条)を受けなくても、先の出願に開示された発明については、後から出願された発明を排除できるので、わざわざ特許出願をする必要はありませんよ。
チーたん
以前、先にした特許出願と同じ発明については特許法39条により拒絶(特許法49条)されるって教えてくれたよね。

でも、先の特許出願の明細書には記載されていてもクレームに記載されていない場合は特許法39条で拒絶されることはないんでしょ?

ふっくん
はい。でも、クレームに記載されていなくても実施例として記載されているのなら、その発明については先の特許出願が出願公開(特許法64条)されたときに公開されますよね。

そのような発明に独占排他権である特許権(特許法68条)を与えるわけにはいきません。
そこで、先にされた特許出願のクレームには記載されていなくても明細書に記載されている発明については、後からされた特許出願の後に、先にされた特許出願が出願公開されると拒絶されることになります(特許法29条の2)。

つまり、先にされた特許出願に「拡大された先願の地位」を与えるというわけです。


チーたん
じゃあ、ぼくはこの製造方法の発明について特許を取れないの?

ふっくん
いいえ、大丈夫ですよ。
拡大された先願の地位(特許法29条の2)は、発明者や出願人が同一の場合には適用されませんから。

拡大された先願の地位

第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

チーたん
じゃあ、他人はダメだけど、ぼくはこの製造方法の発明についても特許を取得することができるんだね。良かった!

ふっくん
気を付けてほしいのが、先にした特許出願が、分割出願(特許法44条)や変更出願(特許法46条)である場合です。

通常、分割出願(特許法44条)や変更出願(特許法46条)をした場合、その効果として出願日は元の出願の日とされますが(特許法44条2項、特許法46条2項)、29条の2の適用については、現実の出願日、つまり分割出願や変更出願した日が基準となってしまう点です。

したがって、最初の出願の後で分割出願をする前に他人が分割出願と同じ発明を特許出願した場合は分割出願は拡大された先願の地位を有することはできません。


チーたん
う、分割出願はよくするから気を付けないといけないね

ふっくん
そうですね。せっかく戦略的に分割出願(特許法44条)をしたのに他人の特許出願に対して後願排除効を失ってしまうことになったらバカらしいですからね。

ちなみに、先願がパリ条約上の優先権主張を伴う出願である場合、第一国出願と日本への出願時の当初明細書と両方に記載されている発明に関しては、第一国出願日に日本へ出願があったものとして扱われます。

同じように、先願が国内優先権主張の基礎とされた「先の出願」(特許法41条1項)又は国内優先権主張を伴う出願(後の出願)である場合、後の出願と先の出願の両方の当初明細書に記載された発明については、先の出願の出願日に出願されたものとなります(特許法41条2項)。また、後の出願の明細書のみに記載された発明については、後の出願日に出願されたものとして扱われます。

先願が外国語書面出願やPCTに基づく国際出願である場合にも同じように考えて大丈夫です(特許法36条の2、特許法184条の13)。

それから、特許出願だけでなく実用新案登録出願も含むとされていますが、これは発明と考案が、技術的思想の創作として同質だからです(特許法2条1項、実用新案法2条1項)。

チーたん
後の特許出願が、早期審査制度を利用して、2か月くらいで特許登録(特許法66条)されることもありうるんじゃないかな?
ふっくん
そうですね。でもその特許出願は本来は特許法29条の2の規定により拒絶されなくてはいけなかった出願(特許法49条)なのですから、異議理由(特許法113条2号)と無効理由(特許法123条1項2号)を有します。
チーたん
なるほどね~。

ふっくん
ところで、チーたんがした物の製造方法の発明のことですけど、権利化を望まないなら、補正(特許法17条の2)をして削除してしまったらどうですか?

チーたん
え?どうして?
さっき、拡大された先願の地位が認められるって言ったばかりじゃないか。

ふっくん
そうですけど、他人が必ず物の製造方法の発明について特許出願してくるとは限らないでしょう?

その場合、無料で全世界に対して特許発明を公開してしまうことになるんですよ?

勿体ないじゃないですか。

仮に他人が特許出願してきたとしても、チーたんは先使用権(特許法79条)を主張することができるのですから、明細書にただ記載しておくのはやめた方がいいですよ。

チーたん
そうだね。拡大された先願の地位がぜひほしい!と思ったけど、後々のことを考えたら明細書に記載しておくのは勿体ないかもしれない。補正も検討してみるよ!